Constat d’achat et stagiaire de cabinet d’avocat : revirement de la Cour de cassation

Le 12 mai 2025, la chambre mixte de la Cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence en considérant que le fait que dans le cadre d’un constat d’achat, le tiers-acheteur soit un stagiaire du cabinet d’avocats du requérant, n’entraîne pas, par principe, la nullité de ce constat.

En l’espèce, la société Rimowa reprochait aux sociétés Intersod et HP Design la commercialisation d’une valise dont elle estimait qu’elle reproduisait les caractéristiques originales de l’un de ses modèles. Elle avait notamment fait réaliser, par l’intermédiaire de ses avocats, un constat d’achat d’huissier, dont le tiers-acheteur était un stagiaire du cabinet d’avocats en cause.

Alors que les juges de première instance, se fondant sur une jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation adoptée en matière de saisie-contrefaçon, avaient déclaré le procès-verbal de constat d’achat nul, la Cour d’appel en a reconnu la validité, et jugé que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de concurrence déloyale à l’encontre de Rimowa.

La société Intersod s’est pourvue en cassation, invoquant notamment l’absence de valeur probante du constat d’achat, en raison de l’absence d’indépendance du tiers-acheteur, de par sa qualité de stagiaire du cabinet d’avocats de la requérante.

La Cour de cassation, prenant le contrepied de sa jurisprudence antérieure (Cass. Civ. 1, 25 janvier 2017, n°15-25.210), confirme l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que : « l’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur à l’égard du requérant n’est pas de nature à entraîner la nullité du constat d’achat. Dans un tel cas, il appartient au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat. ».

Autrement dit, le défaut d’indépendance supposé du stagiaire n’entraîne pas, par principe, la nullité du constat d’achat, en l’absence de démonstration d’un stratagème ou autre fait de nature à démontrer l’absence d’objectivité des constatations mentionnées au procès-verbal de constat. Cette solution, qui se distingue donc de celle adoptée en matière de saisie-contrefaçon, serait justifiée pour les constats d’achat en raison du caractère moins intrusif de cette mesure probatoire par rapport à la saisie-contrefaçon. La validité du constat dépend ainsi de l’examen du juge.

Le moyen tiré de la nullité du constat d’achat est donc rejeté. La cassation est cependant prononcée, la Cour d’appel ayant également condamné les défenderesses sur le fondement de la concurrence déloyale, sans avoir caractérisé l’existence de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon.

Cass.mixte 12 mai 2025, n° 22-20.739

L’annulation de la marque de semelle Birkenstock confirmée en appel

La société Ockenfels Brands commercialisant les modèles de chaussures Birkenstock a déposé auprès de l’INPI le 9 septembre 2014 une marque française reproduisant un motif géométrique incrusté sur semelle bordée de lanières de part et d’autre de la semelle. Initialement, cette demande avait fait l’objet d’un refus d’enregistrement de la part de l’INPI. Après un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, la marque a finalement pu être enregistrée le 14 septembre 2018. La Cour avait alors retenu le caractère distinctif intrinsèque de la marque en ce que le public pertinent percevait bien le motif présent sur la semelle comme une indication de l’origine commerciale du produit et qu’elle avait en tout état de cause acquis un caractère distinctif par l’usage avant son dépôt.

En 2019, la société italienne Gold Star, commercialisant des chaussures avec une semelle similaire, assigne la société Ockenfels Brands devant le Tribunal judiciaire de Paris en demandant la nullité de cette marque qu’elle estime porter atteinte à son activité.

En première instance, il est fait droit à cette demande de nullité de la marque de la semelle Birkenstock.

En appel, l’argument de la société italienne selon lequel la marque est exclusivement imposée par la forme ou la fonction technique du produit est écarté en appel comme il l’avait été en première instance. Les magistrats jugent ainsi que si la conception d’une semelle a effectivement une importance pour l’adhérence d’une chaussure, il n’est pas démontré en l’espèce que les motifs de surface de la semelle aient une quelconque fonction technique d’adhérence.

En revanche, le deuxième argument reposant sur le défaut de caractère distinctif de la marque est retenu en appel comme en première instance et conduit à l’annulation de la marque de la semelle Birkenstock. Sur ce point, la Cour d’appel souligne que la semelle et les motifs décoratifs évoquant une vague et un caractère hypnotisant ne sont que peu mémorisables pour le public pertinent et perçus comme un motif décoratif plutôt qu’un signe distinctif. En conséquence, la semelle ne constitue pas « une caractéristique distinctive de la marque, si bien qu’elle est inapte à identifier l’origine des produits qu’elle désigne ».

La Cour d’appel de Paris prend ainsi le contrepied de sa décision rendue en 2018 lors de l’enregistrement de la marque et considère que Birkenstock n’a pas démontré l’acquisition du caractère distinctif par l’usage en rapportant la preuve d’un usage du signe à titre de marque de manière continue, intense, de longue durée et touchant une partie significative du public pertinent sur la période du dépôt de la marque jusqu’à la demande de nullité formée par la société italienne en juin 2019.

CA Paris 24 janvier 2025 rg n° 23/19434

Masque Easybreath : Décathlon garde la tête hors de l’eau face à Delta-Sport

Déjà confortée par les juridictions françaises, la validité des dessins et modèles protégeant le masque Easybreath de Decathlon est une nouvelle fois confirmée, cette fois par le Tribunal de l’Union européenne.

Par deux arrêts rendus le 4 juin 2025, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé les décisions de la Division d’annulation et la Chambre des Recours de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) qui avaient retenu la validité des modèles communautaires, enregistrés depuis le 6 novembre 2013, du masque de plongée Easybreath, commercialisé par Decathlon depuis 2014 – la nullité des modèles était demandée par son concurrent allemand Delta-Sport.

Ces masques, utilisés pour la pratique du snorkeling, ont la particularité de disposer d’un tuba intégré et de couvrir la totalité du visage.

Un parti pris esthétique salvateur

Delta Sport alléguait devant le Tribunal de l’Union européenne que les caractéristiques des modèles de Décathlon se cantonnaient à leur fonction technique, et qu’en conséquence, ils ne pouvaient revendiquer la protection du droit des dessins et modèles.

Elle se référait à l’article 8 paragraphe 1 du Règlement européen n°6/2002 qui prévoit qu’un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci.

Les décisions de l’EUIPO avaient considéré que le masque présentait certains aspects esthétiques, non exclusivement dictés par sa fonction technique imposée par la nature d’un masque de plongée.

De même, le Tribunal a relevé les caractéristiques suivantes :

« un cadre périphérique ovale entourant le visage ;

une vitre transparente, plate dans la partie supérieure et s’élevant dans la zone du nez et se rétrécissant progressivement vers le menton, insérée dans le cadre périphérique ;

une jupe composée d’une cloison au-dessus de la bouche et du nez, en forme de « V » inversé, comportant une valve à gauche et une à droite, un cache avec des fentes étant prévu dans la zone du menton ;

un tuba semi-circulaire et plat qui devient sensiblement plus épais de la moitié à l’extrémité supérieure, muni d’un capuchon sur l’extrémité ; le tuba placé en haut, au milieu du cadre, et incliné à 45 degrés par rapport au cadre ;

une sangle de tête en forme de « X » reliée au milieu, attachée au masque par deux œillets de fixation placés sur les côtés, légèrement au-dessus du menton » (point 33).

Le Tribunal a souligné que si, certes, une partie des caractéristiques du masque était liée à la fonction technique imposée par un masque de plongée, les caractéristiques précitées n’étaient pas exclusivement attachées à cette fonction, et que « outre la présence de couleurs dans le dessin ou modèle contesté, au moins deux caractéristiques de son apparence présentaient des considérations autres que techniques », à savoir la forme ovale du masque et la forme de fixation de la sangle de tête (point 35).

L’arrêt du Tribunal fait par ailleurs état du processus de création du masque de plongée et de la collaboration avec une société de design, renforçant les éléments de preuve d’un parti pris esthétique de la part des équipes de Décathlon.

La confirmation du caractère individuel des modèles

La société Delta-Sport invoquait de surcroît l’existence d’une divulgation antérieure du modèle par une demande de brevet publiée en 1995 dans laquelle figuraient des dessins qui selon elle reproduiraient le modèle. Ces dessins constituaient pour elle des antériorités destructrices du caractère individuel des modèles communautaires enregistrés.

Le Tribunal de l’Union européenne a également écarté cet argument, relevant plusieurs dissemblances entre les illustrations des brevets et les modèles, ne permettant pas de conclure à l’absence du caractère individuel du masque de plongée.

Une jurisprudence convergente sur la validité du modèle Easybreath

Cette décision s’inscrit donc dans la lignée de celle rendue par la Cour d’appel de Paris le 28 janvier 2022, confirmé par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 juin 2024, dans l’affaire en contrefaçon des masques Easybreath opposant Decathlon à Intersport.

Les juridictions françaises avaient alors reconnu la validité du même modèle communautaire n°002526699-0001.

Si les juges avaient considéré qu’il n’y avait pas contrefaçon dudit modèle en raison de différences suffisantes pour susciter une impression visuelle d’ensemble différente, ils avaient néanmoins condamné Intersport pour parasitisme, estimant que la société avait tiré indûment profit du grand succès commercial du masque Easybreath en commercialisant des modèles similaires, sans supporter les coûts liés à son développement et à sa promotion.

TUE, 4 juin 2025, T-1060/23 et T-10601/23, Delta Sport

Réseau de contrefaçon de sacs de luxe et rappel des principes de la réparation des préjudices de contrefaçon

Dans un arrêt du 27 mai 2025, la Cour de cassation a confirmé la condamnation en appel de plusieurs prévenus impliqués dans un réseau organisé de fabrication et de revente de sacs contrefaisants les droits des sociétés Hermès.

Les requérants considéraient d’abord que les dommages-intérêts alloués revêtaient un caractère punitif et contestaient leur cumul avec les sanctions pénales. La Haute Juridiction écarte ce moyen au motif, classique, que les dommages-intérêts ont pour seul objet de réparer le préjudice causé par les infractions aux droits de propriété intellectuelle des parties civiles et se cumulent avec les sanctions pénales sans revêtir un caractère punitif et sans contrevenir aux articles 49 et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

Sur les dommages-intérêts alloués ensuite à deux entités du groupe Hermès, les prévenus considéraient qu’ils ne pouvaient être tenus solidairement au titre de la condamnation en réparation du préjudice matériel correspondant aux bénéfices illicitement réalisés, au motif que la somme n’avait pas de lien causal avec les faits personnellement reprochés à certains des prévenus, de même que certains d’entre eux n’auraient pas perçus personnellement les bénéfices illicites.

La Cour écarte ce moyen et rappelle que l’arrêt attaqué vise l’article 480-1 du code de procédure pénale qui prévoit que les personnes condamnées pour un même délit sont solidairement tenues des restitutions et dommages et intérêts, « la solidarité s’imposant au juge comme une conséquence légale de la condamnation prononcée ». En l’occurrence, les faits pour lesquels les prévenus sont individuellement renvoyés sont connexes et indivisibles et, s’agissant d’un réseau organisé, « il est indifférent que certains auteurs ne se connaissent pas ou ne soient pas tous poursuivis pour les mêmes infractions ».

Si, à ce stade, il n’y a pas lieu à un partage de responsabilité, les co-auteurs pourront exercer entre eux une action récursoire au titre de la solidarité.

En dernier lieu, les requérants invoquaient une violation par la Cour d’appel des articles L.716-4-10 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui disposent, en substance, que pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération, soit les conséquences négatives de la contrefaçon dont les bénéfices réalisés par le contrefacteur, soit, à titre d’alternative, le montant des redevances perdues. Or, selon les requérants, la Cour d’appel les aurait condamnés cumulativement à payer une somme de 601.020 euros au titre du bénéfice généré par les faits de contrefaçon et une somme de 24.040 euros titre de la perte de redevances qui auraient été dues en cas d’octroi d’une licence.

La Cour de cassation rejette ce moyen : ces sommes n’ont pas été allouées cumulativement mais visent bien à réparer deux préjudices différents subis par deux entités distinctes : d’une part, le préjudice de la société exploitant les marques sur la base du profit illicite tiré de la contrefaçon et d’autre part, celui de la société titulaire des droits au titre de la perte des redevances qui auraient été dues en cas d’octroi d’une licence.

Cass Crim, 27 mai 2025, n° 23-86.955

Le rejet de la protection du secret des affaires en l’absence de recours en rétractation dans un délai d’un mois

La Cour de cassation a rendu, le 14 mai 2025, un nouvel arrêt venant préciser les contours de la protection du secret des affaires.

La société OGF reprochait à la société Pompes Funèbres du Vignoble des actes de concurrence déloyale. Elle avait obtenu l’autorisation du Tribunal de commerce, par une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’envoyer un huissier au siège de la société défenderesse pour recueillir des documents.

L’ordonnance prévoyait notamment le placement sous séquestre provisoire des documents saisis. Cette mesure, prononcée d’office par le juge, résulte de l’article R. 153-1 du Code de commerce qui vise à protéger le secret des affaires. La saisie a été effectuée par l’huissier le 4 août 2022.

Alors même qu’elle n’avait pas agi en rétractation de l’ordonnance, la société Pompes Funèbres du Vignoble a tenté de s’opposer à la mainlevée telle que résultant de l’article R. 153-1 ci-avant, en invoquant, dans le cadre de l’action initiée par OGF consécutivement à la saisie, que la protection du secret des affaires devait continuer à s’exercer compte tenu de l’extrême confidentialité des pièces saisies.

La mainlevée a toutefois été confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 4 octobre 2023 qui, écartant l’argument tiré de la protection du secret des affaires, a effectivement relevé que la société Pompes Funèbres du Vignoble n’avait déposé aucune demande de rétractation de l’ordonnance en cause dans le délai d’un mois à compter de sa signification.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Pompes Funèbres du Vignoble, affirmant que lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires.

Cette application littérale de l’article R.153-1 du Code de commerce, vise à assurer un équilibre entre la protection du secret des affaires du saisi et la recherche de preuves par le requérant.

Cass. com., 14 mai 2025 – n° 23-23.897

La société Universal condamnée pour une atteinte aux droits des artistes-interprètes

La Cour d’appel de Paris a récemment eu à connaître d’un litige entre la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM) et la société Universal.

En 2007, soixante-treize artistes-interprètes ont donné un concert dédié au compositeur Lalo Schifrin. Les artistes-interprètes ont conclu un contrat à durée déterminée d’usage prévoyant l’enregistrement du concert à seule fin d’archivage et ont réitéré leur accord à cette fin en signant une feuille de présence à destination d’archivage éditée par la SPEDIDAM.

En 2016, soit neuf ans plus tard, la société Universal a édité et commercialisé un disque reproduisant cet enregistrement.

Considérant qu’aucune autorisation d’utilisation secondaire n’avait été donnée par la SPEDIDAM et aucune rémunération n’avait été versée aux artistes-interprètes suite à cette commercialisation, la SPEDIDAM a assigné, le 17 février 2022, Universal devant le Tribunal judiciaire de Paris. Universal a assigné en intervention forcée l’association organisatrice du concert pour obtenir sa garantie.

Par jugement du 11 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a confirmé le caractère illicite de l’exploitation et reconnu l’atteinte aux droits voisins des soixante-treize artistes-interprètes ; il a condamné la société Universal à 45.000 euros d’indemnisation.

En appel, la société Universal s’est prévalue des droits d’exploitation de l’enregistrement qu’elle estimait détenir par sa conclusion d’un contrat de licence avec l’association organisatrice du concert.

Par son arrêt du 23 mai 2025, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’atteinte aux droits voisins des artistes-interprètes mais a réformé le jugement pour distinguer deux chefs d’indemnisation distincts : une condamnation de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice individuel des artistes-interprètes et une condamnation de 5.000 euros au titre du préjudice collectif subi par la profession des artistes-interprètes, sollicitée par la SPEDIDAM.

Sur ce dernier point, la Cour souligne que la commercialisation du disque reproduisant l’enregistrement du concert par la société Universal a constitué une violation délibérée et persistante des droits des artistes-interprètes, causant un préjudice moral à la profession.

Cet arrêt rappelle qu’en tant que professionnelle avertie du secteur, Universal ne pouvait se prévaloir du contrat de licence, conclu avec l’association organisatrice du concert, pour s’affranchir du respect des droits des artistes-interprètes. Le contrat de licence n’indiquait pas que les artistes-interprètes avaient autorisé l’exploitation, et il appartenait à Universal de s’assurer de l’existence de cette autorisation.

Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 2, 23 mai 2025, n°23/17959