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Gaëlle Bloret-Pucci, Avocate associée décrypte avec son équipe, les dernières actualités en matière de propriété intellectuelle :

En 2022, le Jurisclasseur de Droit Pénal des affaires dédié à la contrefaçon de marque fait peau neuve !

Gaëlle Bloret-Pucci, Associée au sein du département Propriété Intellectuelle de BCTG Avocats et Hervé Bonnard, Agrégé des facultés de droit, professeur émérite à l’université de Bourgogne, avocat honoraire au barreau de Paris, ont procédé à la refonte intégrale du fascicule du Jurisclasseur (LexisNexis) de Droit pénal des affaires dédié à la contrefaçon de marque.

L’objectif était d’y intégrer les réformes législatives et les décisions importantes relatives aux règles de poursuite applicables à la contrefaçon de marque, de manière à permettre aux praticiens, ainsi qu’aux étudiants approfondissant le droit de la propriété industrielle, de trouver toutes les clés de compréhension et références de la matière. Au sommaire de cet ouvrage de référence :

  • Co-délictualité civile et pénale de l’infraction de contrefaçon de marque (V. n° 1 à 8) : la définition de l’élément matériel du délit pénal de contrefaçon s’opère par renvoi à l’atteinte civile portée au droit de marque (V. n° 10 à 48).
  • Le délit pénal couvre donc la reproduction et l’imitation de marque (V. n° 10 à 32), et les usages de la marque authentique portant atteinte aux droits exclusifs que l’enregistrement confère à son titulaire (V. n° 33 à 45).
  • L’infraction « générique » de l’article L. 716-10, alinéa 1er c constitue un délit non intentionnel. Il s’agit là de la faute pénale d’imprévoyance appréciée in concreto (V. n° 50 à 56).
  • Les autres incriminations, particulières, requièrent une faute intentionnelle (V. n° 57 à 63).
  • La rigueur de la répression s’accroît en fonction du degré d’organisation de l’activité délinquante (V. n° 64 à 72).
  • L’atout de l’action publique tient à l’accès élargi aux preuves par les pouvoirs d’enquête du ministère public et/ou du juge d’instruction (V. n° 73 à 87).
  • L’action civile permet d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon de marque et la réparation du préjudice subi par son titulaire (V. n° 89 à 99).
  • La saisine de la jurisprudence répressive ne fait pas obstacle à une saisine de la juridiction civile en référé ou sur requête afin d’obtenir des mesures provisoires.
  • Le juge pénal n’est pas compétent pour prononcer la nullité ou la déchéance d’une marque. Il prononce alors la relaxe (V. n° 100 à 106).
  • Invoqué devant le juge civil, le délit civil de contrefaçon tend à s’affranchir de la co-délictualité, l’action civile évoluant vers une action à fins civiles où la faute s’apprécie in abstracto, voire disparaît au profit d’une responsabilité objective (V. n° 107 à 146).

Sur la recevabilité de la demande de mesures provisoires fondée sur une simple demande de brevet

Par une ordonnance de référé rendue le 3 juin 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de Paris a jugé recevable la demande de mesures provisoires des sociétés NOVARTIS, pourtant fondée sur un brevet non encore délivré.

En l’espèce, les sociétés NOVARTIS ont assigné le génériqueur BIOGARAN en référé pour faire obstacle à la mise sur le marché imminente d’un médicament contenant du FINGOLIMOD, générique du GILENYA de NOVARTIS. BIOGARAN avait en effet sollicité la délivrance d’un prix pour son générique, ainsi notamment que son inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux. Elle avait en outre indiqué au CEPS s’être engagée à commercialiser son générique dans les six mois suivant la publication au Journal Officiel de l’inscription ci-avant.

Alors même que l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle réserve l’action en référé au titulaire du droit d’agir en contrefaçon, et vise les « droits conférés par le titre », le Juge, faisant référence aux articles L. 613-1 et L. 615-4 du même Code desquels il déduit que l’action en contrefaçon est possible dès publication de la demande de brevet, a considéré que le terme « titre » renvoyait aussi bien au brevet délivré qu’à la demande publiée.

En parallèle, l’action conjointement menée par la société NOVARTIS PHARMA, simple exploitante en France du GILENYA, qui n’était pas fondée sur l’article L. 615-3 mais sur la concurrence déloyale et de l’article 1240 du Code civil, a été jugée recevable au côté du titulaire du titre.

Le Juge a néanmoins rejeté les demandes de mesures provisoires, compte tenu du caractère sérieusement contestable de la validité de la demande de brevet en cause, pour défaut de nouveauté. Au stade de son examen, cette demande de brevet avait en effet été initialement rejetée par l’OEB pour ce motif, décision infirmée par la Chambre des recours.

Cette ordonnance de référé prend le contrepied de l’interprétation jurisprudentielle traditionnellement applicable en France, en vertu de laquelle une simple demande de brevet ne peut pas fonder une demande de mesures provisoires.

Pratiques commerciales trompeuses et brevet non délivré : utilisation sanctionnée de l’expression « Patented Innovation – Brevetée »

La société LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT, titulaire d’une licence sur un brevet portant sur une composition dépilatoire délivré en 2019, s’est vue assignée devant le Tribunal de commerce par la société MSC FILLE AU PLURIEL, sur le fondement des pratiques commerciales déloyales.

Lui étaient reprochées la fabrication et la commercialisation de produits dépilatoires sur lesquels était apposée la mention « PATENTED INNOVATION – BREVETEE », alors même qu’à l’époque des faits litigieux (en 2017), le brevet en cause n’était pas délivré. La demanderesse lui reprochait également d’avoir représenté, sur un catalogue destiné aux consommateurs, une frise chronologique faisant référence au dépôt de différents brevets entre 1972 et 2014.

La Cour d’appel, dans un arrêt du 30 mars 2022, a condamné la société LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT à payer 10.000 euros de dommages-intérêts pour pratiques commerciales trompeuses. Elle a en effet considéré que la mention litigieuse « PATENTED INNOVATION – BREVETEE » était trompeuse tant sur les droits de la société que sur les qualités substantielles des produits en cause, dans la mesure où le brevet en question n’était alors pas encore délivré. Elle a en outre relevé que la réalité du dépôt des brevets mentionnés dans la frise chronologique n’était pas démontrée. Ces éléments étaient, selon la Cour, « susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif », et de nature à procurer à la société LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT un avantage concurrentiel indu.

Cette position apparaît sévère au regard du principe de protection rétroactive du brevet lors de sa délivrance, et alors même qu’une demande de brevet (par essence non encore délivré), peut fonder des demandes de saisie-contrefaçon, voire de mesures provisoires.

La composition d’un produit peut être protégée par le secret des affaires à condition d’établir que cette information est effectivement secrète

Dans un litige opposant le producteur d’une boisson « GOLDEN MILK » à l’un de ses concurrents et ancien partenaire commercial, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 12 mai 2022, a rejeté l’intégralité des demandes fondées sur la violation du secret des affaires attaché à la composition de cette boisson réhydratée.

La Cour a ainsi rappelé qu’il appartenait à la société demanderesse, se prévalant du secret des affaires sur la recette de sa boisson, de démontrer que celle-ci remplissait bien les trois conditions de protection énoncées par l’article L. 151-1 du Code de commerce. Elle a en outre précisé que l’atteinte au secret des affaires devait présenter un caractère d’évidence, les mesures provisoires en cause étant sollicitées devant le Juge des référés.

En l’espèce, bien que n’excluant pas, par principe, la protection par le secret des affaires de la composition d’un produit, la Cour d’appel a constaté qu’en l’occurrence, la boisson GOLDEN MILK se fondait « sur une recette légendaire de yogis de l’Inde, complétée par un ensemble d’ingrédients actifs très spécifiques », laissant entendre que cette boisson résultait d’une composition traditionnelle, au mieux améliorée, appartenant au domaine public. Elle a donc rejeté toute protection par le secret des affaires à la recette de cette boisson, précisant encore que l’existence d’un accord de confidentialité antérieurement signé entre les parties au sujet de cette recette ne suffisait pas à lui donner la qualification de secret des affaires.

Compétence du Juge français pour statuer sur l’action en contrefaçon du titulaire d’une marque européenne contre le déclarant en douanes de marchandises en transit en France

Cette affaire a pour origine une retenue douanière réalisée par les douanes de Sète, portant sur 2.660 filtres à huiles soupçonnés de contrefaire la marque SCANIA de la société suédoise SCANIA. Les produits litigieux provenaient de Turquie et avaient pour destination finale l’Espagne. Leur détendeur était la société ETABLISSEMENT CLEMENT DUFLOT, ayant son siège social en France.

La société SCANIA a assigné l’ensemble des sociétés impliquées (sociétés française, turque et espagnole) devant le Tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon de marques. Les défendeurs ont alors saisi le Juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale au profit du Juge espagnol.

Par ordonnance du 26 mars 2021, le Juge de la mise en état a rejeté cette exception d’incompétence, ce qui a été confirmé par la Cour d’appel de Paris le 15 janvier 2022. La Cour, par une application combinée de l’article 9 §4 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union Européenne, interprété à la lumière du Considérant 16, et de l’article 125 du Règlement, en ses paragraphes 1 et 5, a retenu que la société ETABLISSEMENT CLEMENT DUFLOT avait participé activement aux opérations et à la procédure de retenue en douanes des marchandises litigieuses. Elle a également relevé que cette société avait été mandatée par les sociétés importatrice et exportatrice des marchandises litigieuses afin d’effectuer les formalités de transit en leur nom et pour leur compte. Elle a enfin constaté que l’ensemble des demandes, s’inscrivant dans une même situation de fait et de droit, étaient « liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a un intérêt à les instruire et les faire juger ensemble », afin d’éviter des solutions divergentes entre les différentes juridictions.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel, constatant que les faits litigieux ont été commis en France, et que le déclarant en douanes ETABLISSEMENT CLEMENT DUFLOT avait son siège en France, a confirmé la compétence du Tribunal Judiciaire de Paris pour statuer sur l’action en contrefaçon ainsi initiée, en tant que Tribunal des marques européennes. Celui-ci se trouve donc compétent pour statuer sur l’intégralité des faits litigieux, lesquels contiennent de nombreux éléments d’extranéité.

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