Gaëlle Bloret-Pucci, Avocate associée décrypte avec son équipe, les dernières actualités en matière de propriété intellectuelle :

Mason Rothschild a créé des répliques digitales sous la forme de NFT (jetons non fongibles) du sac Birkin d’Hermès, et les a proposés à la vente sur le Market Place OpenSea. Le montant total de ces ventes s’élève à 200 Ethereum, soit 790 000 dollars (un des NTF a été vendu pour la somme de 40 000 euros).

Hermès lui a d’abord envoyé une lettre de mise en demeure lui enjoignant de mettre fin à ce projet, puis l’a assigné devant un tribunal de New York, déclarant que Rothschild s’était rendu coupable d’actes de contrefaçon et d’atteinte à son image de marque, dès lors qu’elle « n’a ni autorisé, ni consenti à la commercialisation ou à la création de [son] sac Birkin par Mason Rothschild dans le métaverse ». Elle ajoute que son absence sur le marché du NFT se justifie par le fait que Hermès valorise « l’expression tangible des objets physiques fabriqués à la main ».

Ainsi, Hermès considère que ces cent répliques digitales constituent une violation de ses droits de propriété intellectuelle et de ses droits de marque ; et que par conséquent, ils sont un exemple de faux produits Hermès dans le métaverse. En effet, le public est fondé de croire que ces MétaBirkin sont officiels et proposés à la vente par Hermès (ou du moins avec son consentement).

Sur le métaverse, ces produits contrefaisants peuvent être revendus dans le cadre d’un marché secondaire dynamique NFT. Dans ce contexte, Mason Rothschild a lui-même considéré être victime de contrefaçon de ses droits d’auteur lorsque de nombreuses copies des MétaBirkin ont été mises en vente sur le métaverse.

Cette affaire démontre que la notion d’usage de la marque dans la vie des affaires semble s’étendre également au monde du métaverse et qu’à l’avenir, les marques doivent donc rester vigilantes contre les contrefaçons numériques dont elles pourraient être victimes.

Affaire à suivre…

La société ELI LILLY, titulaire du brevet EP 1313508 (« EP508 ») portant sur une composition comprenant un antifolate (à savoir du pemetrexed sous forme disodique) et un agent réducteur d’acide méthylmalmonique (tel la vitamine B12) a assigné la société ZENTIVA pour contrefaçon, du fait de la commercialisation par celle-ci d’un médicament générique composé de pemetrexed diarginine. Sollicitant une provision à valoir sur les dommages-intérêts, l’affaire a été portée devant le Juge de la mise en état, lequel a dû examiner l’affaire au fond afin de déterminer si la contrefaçon était vraisemblable, condition à l’allocation d’une provision.

Confirmant partiellement l’Ordonnance du Juge de la mise en état du 7 janvier 2021, la Cour d’appel, dans sa décision du 9 novembre 2021, a constaté que le brevet EP508 visait en particulier, parmi les antifolates possibles, le pemetrexed disodique. Elle a ajouté que l’homme du métier comprend à la lecture du brevet que la partie active du pemetrexed est son anion, indépendamment de sa forme disodique ou autre, dans la mesure où c’est celui-ci qui est à l’origine des effets thérapeutiques et des effets secondaires liés au médicament.

La Cour en a donc déduit que « l’invention réside dans l’administration combinée du principe actif, quelle que soit la formule choisie pour le rendre soluble et stable, avec les autres substances revendiquées au brevet ». En conséquence, reprenant le raisonnement adopté en première instance, elle a jugé que le médicament générique en litige comprenant du pemetrexed diarginine, administré avec de la vitamine B12, ayant vocation à traiter les mêmes affections, et reproduisant la fonction nouvelle consistant en la réduction des effets toxiques de l’antifolate pemetrexed sans affecter son efficacité thérapeutique, contrefaisait vraisemblablement le brevet EP508, par reproduction ou à tout le moins par équivalence. Elle a néanmoins rejeté la demande de dommages-intérêts provisionnels, faute pour ELI LILLY d’avoir démontré le montant non sérieusement contestable de son préjudice personnel.

Cette décision, qui fait une application stricte de la doctrine de l’équivalence, se place dans la lignée des décisions rendues au sujet du pemetrexed, que ce soit en France, dans la décision du Tribunal Judiciaire de Paris du 11 septembre 2020 concernant la société FRESENIUS KABI, ou devant différents tribunaux européens.

Par cette décision, la Cour réévalue sa position à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). Cette dernière considère que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut en interdire l’usage de cette marque par un tiers que s’il est fait dans la vie des affaires, sans son consentement, et pour des produits et services identiques ou similaires. Or, le dépôt d’une marque ne caractérise pas un tel usage, « en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe » et ne cause, ainsi, « aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque ».

Ce revirement est une conséquence directe de la réforme issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, et notamment de l’ouverture de la procédure de l’action en nullité devant l’Institut National de la Propriété Intellectuelle.

L’action en contrefaçon n’est donc plus la voie d’action pour laquelle opter au moment où le titulaire d’une marque prend connaissance d’un dépôt par un tiers sur un signe identique ou similaire. A ce stade, le titulaire d’une marque devra donc désormais emprunter la voie de la procédure d’opposition devant l’INPI ou celle de l’action en nullité, et l’action en contrefaçon sera réservée aux cas dans lesquels une exploitation du signe ainsi déposé est constatée.

La portée du présent arrêt est de surcroit corroborée par un second arrêt rendu le même jour, par la même chambre.

Dans notre précédente newsletter, nous avions évoqué le dépôt devant l’Assemblée nationale d’une proposition de loi de modernisation de la lutte contre la contrefaçon. Cette dernière a fait l’objet d’une analyse au fond en commission, a ensuite été rectifiée puis adoptée en séance publique le 25 novembre 2021. Elle a enfin été transmise au Sénat le même jour.

Le texte tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale prévoit que :

• L’INPI se voit doté d’une nouvelle mission visant à collecter l’ensemble des données utiles à la quantification de la contrefaçon, et à procéder régulièrement à une analyse objective des conséquences des pratiques de contrefaçon, afin de permettre de renforcer l’information en matière de lutte contre la contrefaçon.
• Les agents des douanes ont la possibilité d’acquérir des marchandises contrefaisantes ou des médicaments falsifiés. Ils peuvent aussi rentrer en contact avec les auteurs d’infractions, par voie électronique, sous un pseudonyme.
• Lorsque l’infraction est susceptible d’être commise par Internet, les agents des douanes peuvent inscrire le nom des opérateurs de plateforme en ligne fournissant les services rendant possible l’infraction, ainsi que l’infraction concernée, sur une liste publique, pour une durée maximale de douze mois. Pendant cette période, toute personne en relation commerciale avec ces derniers sera tenue de rendre publique l’existence de cette relation, en publiant un message avertissant les utilisateurs de l’inscription de cet opérateur sur cette liste. Cette mesure de transparence vise donc à responsabiliser les opérateurs de plateforme en ligne.
• La matérialité de toute infraction au droit des marques peut résulter de constats dressés par des agents assermentés par le ministre chargé de la propriété industrielle.
• Le titulaire d’une marque peut demander à l’autorité judiciaire d’ordonner la suppression des noms de domaine ou des comptes de réseaux sociaux portant atteinte à la marque ou toute mesure propre à en empêcher l’accès.
• La police municipale peut constater, par procès-verbal, l’infraction de vente de produits du tabac manufacturé à la sauvette.

Pour l’instant, cette proposition de loi n’a pas été inscrite à l’ordre du jour du Sénat pour la session de janvier 2022. Dans l’hypothèse, où elle ne serait pas non plus inscrite dans le cadre de la session de février, il faudra attendre juillet 2022 pour que le Sénat l’étudie. L’ensemble des travaux parlementaires seront en effet suspendus à partir du 27 février 2022 en raison de la campagne présidentielle et des élections législatives. Le texte devra quoiqu’il en soit être adopté dans les mêmes termes par le Sénat et l’Assemblée Nationale, puis être promulguée, avant d’entrer en vigueur.

Le 26 octobre 2021, le premier organisme français et européen de gestion collective dédié à la défense des droits voisins des éditeurs et agences de presse est né sous le nom de « Société des Droits Voisins de la Presse » (DVP). Sa gestion est assurée par la SACEM.

L’objectif premier de ce nouvel organisme est de rassembler l’ensemble des titulaires de droits voisins qui ont choisi une gestion collective de leurs droits et de leur fournir un outil de négociation collective en vue de leur garantir un cadre transparent et équitable, notamment vis-à-vis des GAFA. Créé sur le modèle de la SACEM, il vise également à permettre à ces acteurs d’obtenir une juste rémunération de leurs investissements, en leur offrant un outil de collecte et de répartition des droits voisins.

A l’heure actuelle, de nombreux représentants des éditeurs et agences de presses (L’Equipe, Prisma Média, AFP…) et des sociétés de l’audiovisuel (France Télévisions, M6, Altice Média) ont déjà rejoint cet organisme en tant que membres du Conseil d’Administration et du Conseil de Surveillance.

Pour rappel, les droits voisins des éditeurs et agences de presse sont le résultat d’une longue lutte lors de l’adoption de la Directive sur le droit d’auteur en avril 2019 ; directive que la France a été le premier pays européen à transposer.