L’utilisation à titre de marque du signe « Obelix » n’entraîne pas nécessairement un risque de confusion

Le 7 septembre 2020, une société polonaise a déposé auprès de l’EUIPO une marque verbale « Obelix » pour des produits en classe 13 désignant les armes et équipements militaires (projectiles, armes à feu, grenades, etc.).

Le 10 janvier 2023, la société française Les Éditions Albert René a formé une demande en annulation de la marque invoquant un risque de confusion et une atteinte à la renommée de sa marque verbale antérieure « Obélix ». 

Par une décision du 13 mars 2024, la division d’annulation de l’EUIPO rejette cette demande et relève notamment que les preuves d’usage de la marque antérieure produites par la société d’édition française étaient insuffisantes et que sa renommée n’était pas démontrée. 

L’affaire est réexaminée devant la chambre des recours de l’EUIPO qui confirme dans une décision du 11 novembre 2024, le rejet de la demande d’annulation de la marque postérieure « Obélix ». 

Il est d’abord reproché à la société d’édition française d’avoir fourni des preuves d’usage se bornant à démontrer que le signe Obélix est utilisé comme un personnage de fiction, mais non comme un signe distinctif indiquant l’origine commerciale des produits.

Le risque de confusion est ensuite écarté par la chambre des recours en raison de l’absence de similarité des produits en cause, lesquels sont même fondamentalement différents. 

Enfin, les Editions Albert René, ont tenté de démontrer la renommée de la marque « Obélix » en produisant de nombreuses preuves (contrats de licences, produits dérivés, parc Astérix). Ces preuves ont été jugées comme n’établissant pas la renommée de la marque « Obélix » et il a été considéré que le signe « Obélix » était davantage perçu comme une illustration du personnage de fiction (point 60). La Chambre considère qu’il n’est pas démontré en quoi le signe pouvait être perçu comme une marque commerciale distincte du personnage de fiction.

L’exploitation de produits dérivés ne suffit finalement pas à établir la notoriété d’une marque. Si la bande dessinée est notoire, le signe « Obélix » n’est pas pour autant utilisé à titre de marque. 

EUIPO, Chambre des recours 11 Novembre 2024 – R 875/2024-2

L’atteinte à la renommée de la marque Puma écartée

Par une décision du 4 décembre 2024, la société Puma SE s’est vue déboutée de sa demande d’opposition à l’enregistrement de la marque « LaZZarO by Li Puma », déposée auprès de l’EUIPO le 13 octobre 2020 par Monsieur Luca Gottardo Li Puma. La société Puma SE a donc formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

Alors que la renommée de la marque Puma n’était pas discutée par la chambre des recours, la société Puma reprochait de ne pas avoir retenu l’atteinte à la renommée de sa marque au motif que le public n’établirait pas de lien entre les signes en conflit. 

En l’espèce, la marque antérieure Puma enregistrée pour des produits de classe 25 désignant les vêtements et les chaussures était opposée à la marque « LaZZarO by Li Puma », déposée pour des services de la classe 40 ayant trait au recyclage et traitement des déchets.

Prenant en considération la différence entre ces deux secteurs, le Tribunal de l’Union Européenne, a dans sa décision du 4 décembre 2024, adopté la même analyse que la chambre des recours et confirmé l’absence d’atteinte à la renommée de la marque PUMA.

Il justifie cette position d’une part par l’absence de proximité des secteurs visés par les marques en cause et, d’autre part, par la nature de la marque antérieure PUMA, désignant un nom commun.

La marque renommée n’est en effet pas exempte de la démonstration d’un lien entre les marques, lequel est nécessairement plus difficile à démontrer lorsque les produits ou services en cause s’adressent à des publics distincts. En l’espèce, le Tribunal a jugé le secteur de l’habillement « fondamentalement différent » du secteur du recyclage et traitement des déchets. 

En outre, le tribunal a rappelé que le standard de preuve requis dans une telle démonstration était plus élevé lorsque la marque antérieure était composée d’un nom commun, comme celui renvoyant à un animal. 

TUE, 4 décembre 2024, T-30/24, Puma c/ LaZZaro

Effet direct de l’article 5§2 a et b de la Directive 2001/29 sur le droit d’auteur sur la compensation équitable des titulaires de droits

Dans un arrêt du 14 novembre 2024 (affaire C-230/23), la CJUE s’est prononcée sur l’effet direct de l’article 5§2 a et b de la Directive droit d’auteur, permettant à un particulier de l’invoquer devant les juridictions nationales, en l’absence de transposition dans le droit national. Elle avait été saisie par un Tribunal belge, qui devait trancher un litige opposant REPROBEL, la société de gestion collective belge chargée de la perception et de la répartition des droits à rémunération au titre des activités de reprographie, et la société COPACO.

Cette dernière, assujettie, en vertu du droit belge, au paiement d’une rémunération forfaitaire en sa qualité de distributeur d’appareils de reproduction, a suspendu le paiement des factures de REPROBEL, en se fondant sur la décision de la CJUE rendue le 12 novembre 2015 (C-572/13, HEWLETT-PACKARD BELGIUM) qui a jugé la partie forfaitaire de la rémunération pour compensation équitable prévue par le droit belge contraire à l’article 5 de la Directive. REPROBEL l’a donc assignée devant le Tribunal de l’entreprise de Gand, lequel a posé à la Cour des questions préjudicielles visant à clarifier l’interprétation à donner à l’article 5 de la Directive et déterminer si celui-ci est d’effet direct pour les particuliers.

La Cour a tout d’abord considéré que l’article 5 de la Directive « doit être interprété en ce sens qu’une entité chargée par un Etat membre de la perception et de la répartition des compensations équitables établies en application de cette disposition peut se voir opposer par un particulier, devant le juge national, le fait que la règlementation nationale prévoyant ces compensations est contraire à des dispositions du droit de l’Union ayant un effet direct, dès lors qu’une telle entité dispose, pour accomplir cette mission d’intérêt public, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers ».

Surtout, la Cour a jugé l’article 5 de la Directive comme étant d’effet direct. Se fondant sur une jurisprudence constante, elle a examiné si cette disposition était inconditionnelle et suffisamment précise pour pouvoir être invoquée par des particuliers devant les juridictions nationales, en l’absence de transposition de la directive en cause, ou en cas de mauvaise transposition. Elle s’est à cet égard fondée sur les bénéficiaires de la protection prévue dans la disposition en cause, le contenu de cette protection et le débiteur de cette protection.

Elle a ensuite renvoyé à l’analyse de l’article 5 tel que résultant de la décision HEWLETT PACKARD BELGIUM, duquel il ressort qu’un système de compensation équitable comportant une partie forfaitaire en amont, complétée d’une partie proportionnelle en aval, doit comporter des mécanismes de remboursement pour éviter toute surcompensation au profit des titulaires de droits. La règlementation belge qui fondait les demandes de REPROBEL ayant été jugée contraire au droit de l’Union, il appartenait au juge national d’écarter la règlementation nationale pour garantir le plein effet du bénéfice de la Directive.

Tirant les conséquences de l’effet direct de cette disposition, la Cour a déduit que celle-ci pouvait être invoquée par un particulier devant les juridictions nationales, pour écarter l’application des règles nationales contraires.

CJUE, affaire C-230/23, 14 novembre 2024, REPROBEL/COPACO

Le parasitisme retenu pour la reprise du personnage d’Amélie Poulain dans une campagne publicitaire

La société ME Group France qui a pour activité l’exploitation de photomatons a diffusé une campagne publicitaire désignée comme « Amélie 2.0 » dans laquelle apparaît une femme masquée déguisée en Zorro dans un photomaton.

Les auteurs et la société d’exploitation du film Amélie Poulain ont assigné la société ayant diffusé la publicité sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur et du parasitisme.

Par un jugement du 19 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Paris écarte la contrefaçon de droit d’auteur du personnage d’Amélie Poulain mais retient les actes de parasitisme de la société ME Group France.

Sur le fondement de la contrefaçon, les juges rejettent les demandes en considérant que la scène du film Amélie Poulain, dans laquelle le personnage principal apparaît déguisé en Zorro dans un photomaton n’est pas originale.

En revanche, s’agissant des actes de parasitisme, les juges relèvent dans un premier temps la valeur économique individualisée que les sociétés demanderesses se sont créées avec le film dont le succès perdure depuis sa sortie en 2001 pour retenir la volonté de la société ME Group France de se placer dans le sillage de la notoriété du film.

La campagne publicitaire en cause reprenait les caractéristiques physiques d’une femme déguisée en Zorro, qu’elle qualifiait explicitement avec la dénomination « Amélie Poulain 2.0 ».

En identifiant directement le personnage tant avec son accoutrement tiré d’une scène du film, avec son nom, la société est allée au-delà d’un simple cheminement créatif et a volontairement « tiré indûment profit de la notoriété du film et de celle de son héroïne ».

La suppression de tout visuel ou affiche comportant le personnage « Amélie 2.0 » a été ordonnée.

TJ Paris, 19 décembre 2024, n°22/13834

La prescription du droit de paternité de l’inventeur court à partir de la publication de la demande de brevet

Le droit de paternité de l’inventeur est prévu à l’article L. 611-9 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que l’inventeur, qu’il soit salarié ou non, doit être mentionné comme tel dans le brevet, et qu’il peut également s’opposer à cette mention.

Contrairement au droit moral de l’auteur, le Code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas expressément que ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Dans un jugement du 14 janvier 2025, la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris saisie à titre principal d’un litige contractuel, s’est toutefois penchée sur la question de la prescription du droit de paternité de l’inventeur et de son point de départ.

Un inventeur demandait au Tribunal la condamnation de son ancien employeur pour violation de son droit moral en raison de l’atteinte à son droit de paternité. Il alléguait qu’une demande de brevet publiée le 30 mai 2014 aurait dû le mentionner comme inventeur.

Le Tribunal a retenu que la présente action en violation du droit de paternité de l’inventeur visait à obtenir le paiement d’une créance indemnitaire. Dès lors, cette action, de nature patrimoniale, était soumise à la prescription quinquennale de droit commun. L’article 2224 du Code civil dispose à cet égard que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, le Tribunal a considéré que le demandeur avait, à compter de la date de publication de la demande de brevet le 30 mai 2014, toute possibilité de connaître les faits lui permettant d’entamer une action en contestation et indemnisation. Il a ainsi retenu que son délai pour agir expirait le 30 mai 2019. Au jour de sa demande formée en septembre 2020, la prescription de son action était donc acquise.

TJ Paris, 14 janvier 2025, n°19/06678

La version remasterisée d’un vidéoclip ne constitue pas une œuvre nouvelle

Par une ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes d’interdictions provisoires, formulées par les héritiers du réalisateur du vidéoclip de la chanson Bohemian Rhapsody, du groupe Queen, d’une version remasterisée de ce vidéoclip diffusé sur YouTube.

Les demandeurs alléguaient un trouble manifestement illicite en ce que cette version remasterisée serait une œuvre nouvelle portant atteinte au droit moral du réalisateur car non autorisée par ce dernier de son vivant en 2019, et ne mentionnant pas son nom dans les crédits.

Le juge des référés a retenu que les demandeurs ne caractérisaient pas de différence entre la version originale du vidéoclip, réalisée en 1975 et diffusée sur Youtube depuis 2008 et sa version remasterisée et a ainsi rejeté la qualification d’œuvre nouvelle de la version remasterisée.

En conséquence, au regard de l’exploitation paisible et notoire de l’œuvre originale sur la plate-forme YouTube (près de 2 milliards de vues depuis 2008), de l’absence de modification de l’œuvre par la remasterisation et des usages en matière de crédit sur les vidéoclips qui n’imposent pas la mention du réalisateur dans le générique, le juge de l’évidence a considéré que l’atteinte au respect du nom et de sa qualité d’auteur et au respect de son œuvre n’était pas manifeste.

Notons que cette ordonnance de référé est conforme à la jurisprudence en matière de remasterisation qui retient que l’œuvre remasterisée n’est pas une œuvre nouvelle mais un changement de format technique qui ne modifie pas l’œuvre mais tend à la restaurer et ne nécessite aucune autorisation de l’auteur (voir par exemple les décisions citées par les défendeurs au référé, TGI Paris, 8 décembre 2016, RG n°15/10378, confirmé par CA Paris, 25 septembre 2018, RG n°17/01341).

TJ Paris, 16 janvier 2025, n°24/54615

Confirmation de la validité des contrats d’édition musicale prévoyant une durée de cession des droits égale à celle de leur protection

Entre 1977 et 1980, Francis Cabrel, auteur compositeur et interprète, avait confié l’édition de 24 œuvres à la société Warner.

Ayant constaté une reprise illicite de deux de ses œuvres, Francis Cabrel a reproché à la société Warner plusieurs manquements et l’a assigné en résiliation de six contrats d’édition. Francis Cabrel soutenait notamment qu’une obligation générale de surveillance du respect du droit moral de l’auteur incombait à l’éditeur.

Subsidiairement, Francis Cabrel fondait sa demande sur la possibilité de résilier unilatéralement des contrats à durée indéterminée. Il considérait que lesdits contrats d’édition prévoyant une durée de cession des droits égale à celle de la protection des droits d’auteur, soit jusqu’à 70 ans après sa mort, constituaient des engagements perpétuels prohibés et répondaient au régime des contrats à durée indéterminée.

Par un jugement du 17 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Paris l’a intégralement débouté de ses demandes.

Le Tribunal a premièrement considéré que si le contrat d’édition impliquait une relation de confiance et une exécution de bonne foi, il n’en résultait pas pour autant une obligation de surveillance incombant à l’éditeur.

Sur la qualification de contrat à durée indéterminée, le Tribunal a rappelé qu’une cession a, par principe, un effet définitif et que ce n’est que de manière dérogatoire que le code de la propriété intellectuelle prévoit en matière de propriété littéraire et artistique des cessions à durée limitée. Partant, une clause prévoyant une cession de droits pour la durée de protection de l’œuvre n’est pas illicite, et qu’un contrat comportant une telle disposition n’implique ni un engagement à perpétuité, ni une durée indéterminée.

TJ Paris, 17 janvier 2025, n°22/12054

Clarification de l’interprétation des articles 3a) et 3c) du Règlement CCP en présence d’un produit de combinaison de principes actifs

Une combinaison de principes actifs mentionnée dans un brevet, et dont l’un des 2 était déjà connu au moment du dépôt du brevet, peut-elle être protégée par un CCP, alors même que le principe actif issu de ce brevet avait déjà donné lieu à un premier CCP ? C’est en substance la question tranchée par la CJUE, qui est venue clarifier l’interprétation à donner des articles 3a) et 3c) du Règlement CCP au sujet des produits de combinaison, dans un arrêt du 19 décembre 2024.

Plusieurs questions préjudicielles ont été posées par des juridictions finlandaise et irlandaise, saisies de litiges opposant la société MERCK SHARP & DHOME à des génériqueurs. Le premier litige, en Finlande, portait sur la validité du CCP relatif à une combinaison de sitagliptine et de metformine résultant d’un brevet portant sur l’utilisation de la sitagliptine pour le traitement du diabète, ledit CCP de combinaison étant postérieur à un CCP initial portant sur la sitagliptine seule, la metformine étant déjà connue de l’art antérieur. Le deuxième litige, en Irlande, portait quant à lui sur un CCP de combinaison d’ezétimibe et de simvastatine, qui résultait d’un brevet portant sur l’utilisation de l’ezétimibe pour le traitement du cholestérol. Là encore, un premier CCP avait été délivré pour l’ezétimibe seul, et la simvastatine appartenait également à l’art antérieur. La Cour a joint ces procédures, et examiné les questions préjudicielles ensemble, compte tenu de leurs similitudes.

Elle s’est tout d’abord penchée sur l’interprétation de l’article 3c) du Règlement CCP selon lequel, pour être délivré, un CCP doit porter sur un produit qui n’a pas déjà fait l’objet d’un CCP. Afin de déterminer si un CCP portant sur un produit de combinaison peut être délivré au regard de cet article, la Cour, se fondant sur les définitions des notions de produit (issue du Règlement CCP) et de principe actif (issue de la jurisprudence européenne), a considéré qu’un produit constitué d’un seul principe actif était différent d’un produit de combinaison de principes actifs. Elle a ensuite rappelé que les conditions de l’article 3 du Règlement CCP, cumulatives, doivent être interprétées de façon autonome les unes par rapport aux autres. Sur cette base, elle a jugé qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les 2 principes actifs en cause dans un CCP de combinaison sont protégés par un brevet de base en vigueur, condition issue de l’article 3a) du Règlement CCP, pour évaluer la conformité dudit CCP de combinaison à l’article 3c).

Elle en a déduit que l’article 3c) « ne s’oppose pas à la délivrance d’un CCP pour un produit composé de 2 principes actifs quand bien même l’un de ces 2 principes actifs a déjà fait, seul, l’objet d’un CCP antérieur et qu’il est le seul à avoir été divulgué par le brevet de base tandis que l’autre principe actif était connu à la date de dépôt ou de priorité de ce brevet ».

Dans un second temps, la Cour a ciblé son analyse sur l’interprétation de l’article 3 a), pour déterminer s’il suffit que le produit soit explicitement mentionné dans les revendications du brevet de base pour être protégé par ledit brevet. Elle a fondé son argumentation sur le test en 2 étapes dégagé par l’arrêt TEVA (C-121/17), duquel il ressort qu’un produit est protégé par un brevet de base lorsqu’il relève nécessairement de l’invention protégée par ledit brevet, et que chacun de ses principes actifs est spécifiquement identifiable.

Dans la droite lignée de cette décision, elle juge qu’« il ne suffit pas qu’un produit soit explicitement mentionné dans les revendications du brevet de base pour que ce produit soit considéré comme étant protégé par ce brevet, au sens de [l’article 3a)]. Il convient également, afin de satisfaire à la condition prévue à cette disposition, que ledit produit relève nécessairement, pour l’homme du métier, à la lumière de la description et des dessins dudit brevet, de l’invention couverte par le même brevet à la date de dépôt ou de priorité ».

Enfin, la Cour a tranché la question de savoir si un produit de combinaison remplit la condition de l’article 3a) et est dès lors considéré comme protégé par un brevet de base en vigueur lorsque les principes actifs de ladite combinaison sont expressément mentionnés dans les revendications du brevet, et qu’il ressort du fascicule du brevet que les 2 principes actifs en cause peuvent être utilisés ensemble, alors que l’un d’entre eux relève du domaine public.

Appliquant le test en 2 étapes au produit de combinaison, la Cour affirme qu’il faut que la combinaison en cause soit divulguée par le brevet et résolve (ou participe à résoudre) le problème technique divulgué par le brevet. Le fait que l’un des principes actifs de la combinaison soit déjà connu n’exclut pas par principe de satisfaire au test, à la condition que, contribuant à la solution du problème technique, la combinaison ait un effet combiné qui aille au-delà de la simple addition des effets des principes actifs qui la composent.

Ainsi, elle en déduit qu’« un produit composé de 2 principes actifs (A+B) est protégé par un brevet de base, au sens de [l’article 3a)], lorsque A et B sont explicitement mentionnés dans les revendications de ce brevet et que le fascicule de celui-ci enseigne que A peut être utilisé comme médicament à usage humain seul ou en combinaison avec B, qui est un principe actif relevant du domaine public à la date de dépôt ou de priorité dudit brevet, à la condition que la combinaison de ces 2 principes actifs relève nécessairement de l’invention couverte par le même brevet ».

CJUE, affaires C-119/22 et C-149/22, 19 décembre 2024